物と製法の共存が許される場合は少ない→限定要求の前に製法を削除するのもいいかも

以下の記事にあるように、米国は単一性の要件が非常に厳しいです。特に、物と製法については、どちらかを選択するよう、限定要求が発行されることが非常に多いです。
外国出願のSK特許 単一性は米国が最も厳しい


限定要求については、以下のように規定されています。
要約すると、識別可能(distinct)又は独立した(independent)な複数の発明が含まれていて、両方の審査がしんどい(serious burden)である場合には、限定要求を発行してもよい。

803 Restriction — When Proper [R-08.2012]
Under the statute, the claims of an application may properly be required to be restricted to one of two or more claimed inventions only if they are able to support separate patents and they are either independent (MPEP § 802.01, § 806.06, and § 808.01) or distinct (MPEP § 806.05 - § 806.05(j)).

If the search and examination of all the claims in an application can be made without serious burden, the examiner must examine them on the merits, even though they include claims to independent or distinct inventions.

I.CRITERIA FOR RESTRICTION BETWEEN PATENTABLY DISTINCT INVENTIONS
There are two criteria for a proper requirement for restriction between patentably distinct inventions:

(A) The inventions must be independent (see MPEP § 802.01, § 806.06, § 808.01) or distinct as claimed (see MPEP § 806.05 - § 806.05(j)); and
(B) There would be a serious burden on the examiner if restriction is not required (see MPEP § 803.02, § 808, and § 808.02).


物と製法が識別可能(distinct)であるかどうかは以下のように判断されます。
・その物が、その方法以外の方法で作製できたら、その物とその方法は、識別可能(distinct)である

806.05(f) Process of Making and Product Made [R-08.2012]
A process of making and a product made by the process can be shown to be distinct inventions if either or both of the following can be shown: (A) that the process as claimed is not an obvious process of making the product and the process as claimed can be used to make another materially different product; or (B) that the product as claimed can be made by another materially different process.

Allegations of different processes or products need not be documented.

A product defined by the process by which it can be made is still a product claim (In re Bridgeford, 357 F.2d 679, 149 USPQ 55 (CCPA 1966)) and can be restricted from the process if the examiner can demonstrate that the product as claimed can be made by another materially different process; defining the product in terms of a process by which it is made is nothing more than a permissible technique that applicant may use to define the invention.

If applicant convincingly traverses the requirement, the burden shifts to the examiner to document a viable alternative process or product, or withdraw the requirement.

Form paragraphs 8.18 and 8.21.04 should be used in restriction requirements between product and process of making.

¶ 8.18 Product and Process of Making
Inventions [1] and [2] are related as process of making and product made. The inventions are distinct if either or both of the following can be shown: (1) that the process as claimed can be used to make another materially different product or (2) that the product as claimed can be made by another materially different process (MPEP § 806.05(f)). In the instant case [3].

上記の基準に基づいて、限定要求が発行されると、反論はできません。なぜなら、反論をすると、「この物は、この製法によってのみ製造可能である。」という強烈な禁反言が包袋に残ることになるからです。したがって、限定要求に対しては、反論せずに、物を選択するのが一般的です。限定要求への応答には、代理人にもよりますが、国内と米国と合わせて5~10万円程度かかりますので、できれば、限定要求を減らしたいものです。

弊所の経験上、物と製造方法を合わせた請求項の数が5個以下である場合には、限定要求が発行されない場合がありますが、それ以上の場合には、非常に高い確率で限定要求がかかっています。

そうであれば、出願時から製造方法の請求項を(Withdrawn)にしてしまうのがいいように思います。
また、書面での限定要求の前に、現地代理人に電話で限定要求が伝えられる場合も多いので、現地代理人に物の請求項を選択することを予め伝えておいて、審査官から電話があった場合には、電話でその旨を回答するのがいいと思います。その場合、費用を最小限に抑えることができます。




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渋谷のSK特許業務法人のパートナーの伊藤寛之です。日々の実務の中で分からないことがたくさんあって、特許庁に問い合せたり、調査をしたりして、一つずつ疑問を解決しています。せっかく調べた情報ですので、このブログに蓄積していこうと思います。雑文も多いと思いますが、よろしくお願いします。
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