米国でプロダクト・バイ・プロセスクレームを作成する意味


以下の記事にあるように、米国では、プロダクト・バイ・プロセスクレームは権利化されにくく、権利行使しにくいので、あまり使いたいものではありません。
外国出願のSK特許 米国ではProduct-by-Processクレームは特許になりにくく権利行使しにくい

ただ、プロダクト・バイ・プロセスクレームが有効に活用できる場面もあります。
以下の記事にあるように、米国では、単一性が非常に厳しく判断され、特に、物と方法は、非常に高い確率で限定要求が通知されます。
外国出願のSK特許 単一性は米国が最も厳しい

物と製造方法の両方の請求項がある場合、多くの場合、より強い権利を取得するために、物を選択します。
そして、その後の審査での拒絶理由の内容によって、物の構成では、引用文献との差別化が難しく、どうしても製法的な要素を
含めたい場合があります。このような場合、日本などでは、製造方法に変更すればいいのですが、米国では、物を製造方法に変更するとかなりの確率で補正却下となります。補正却下とするかどうかについては審査官の裁量が大きく、どうなるかは現地代理人も容易に予測できないようです。

このような場合に、プロダクト・バイ・プロセスクレームによる限定が有効な場合があります。プロダクト・バイ・プロセスクレームは物の請求項ですので、製法的な限定であるにも関わらず、製造方法クレームにするよりは、補正却下になりにくいようです。
構成で差別化ができればいいのですが、それが難しい場合には、プロダクト・バイ・プロセスクレームを検討する余地がありそうです。
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・弁理士
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